美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)近期針對 [專利發明人更正(35 U.S.C. § 256)] 所發布的兩項重要判決,提醒專利權人「事後補救」並非萬靈丹:
《Implicit, LLC v. Sonos, Inc.》案: 法院裁定,雖然發明人更正具備追溯效力,但不能用來規避「棄權原則(Forfeiture)」。專利權人若未能在訴訟或審查程序中及時提出基於新發明人的優先權主張,即便事後更正了發明人名單,也無法重啟案件或推翻已定的判決。
《Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc.》案: 法院首次明確指出,被遺漏的共同發明人屬於第 256(b) 條規定的「利害關係人(Party Concerned)」。若專利權人無法聯絡或通知該遺漏的發明人,法院將無法核准更正。由於發明人瑕疵無法依法修補,該專利最終被判定為無效。
聯邦巡迴法院重申,AIA 法案並未改變「漏列發明人可導致專利無效」的傳統準則。
主要觀念:從「技術性修正」轉向「程序誠信與時效管理」
- 「追溯效力」不是保護傘: 過去許多專利權人認為發明人寫錯了,只要在結案前補正即可。但在 Implicit 案中,法院明確表示法律程序上的「時效」優先於「更正權」。這意味著企業必須在訴訟初期、甚至是申請階段就確認發明人名單,否則一旦錯過主張優先權的時機,補正發明人也救不回專利。
- 「失蹤發明人」成為專利致命傷: Fortress Iron 案給予跨國合作頻繁的企業(如與海外供應商共同開發)一個重大警示。如果無法確保所有貢獻者都能被聯繫並參與更正程序,該專利可能陷入「無法修補」的狀態,進而直接導致專利無效。這要求企業在離職面談或合約中,必須更嚴格地規範發明人的聯繫義務。
- AIA 法案並非萬能藥: 部分實務見解曾誤以為《美國發明法案》(AIA)放寬了對發明人錯誤的處罰,但 CAFC 藉由 Fortress Iron 案重申:「發明人正確性」依然是專利有效性的基石。 任何法律無法修補的發明人遺漏,後果就是專利權的喪失。
- 管理建議: 企業應將發明人審查(Inventorship Vetting)視為「盡職調查」的核心,而非行政瑣事。建議在研發案結束時即進行發明人確認,並保留聯繫方式,以應對未來可能的訴訟需求。
報導來源: The Federal Circuit Clarifies the Stakes of Inventorship Errors—and the Limits of Corrections