此案源於日本 DWANGO Co., Ltd (DWANGO) 針對美國 FC2, Inc. (FC2) 提供的網路服務提起專利權訴訟,DWANGO 指控 FC2 的服務侵犯了其專利。對於日本最高法院維持原判,認定美國 FC2 確實侵犯 DWANGO 關於「彈幕 (評論) 分發系統」的專利 (日本專利第 6526304 號)。
東京地方法院一審基於嚴格的屬地主義原則,認為由於執行部分專利要素的伺服器位於日本境外,因此不構成侵權,駁回了 DWANGO 的請求。然而在上訴後,智慧財產高等法院 (IPHC) 二審的合議庭推翻了一審判決,認定 FC2 的為購成專利侵權明,而最高法院最約也維持了 IPHC 的判決。本案主要的專利涉及透過網路連接顯示影片和使用者評論的終端設備,以及傳輸影片和評論相關資訊的伺服器。該發明包括調整顯示在影片上的評論,使其不重疊,從而提高使用評論進行交流的娛樂價值。
儘管 FC2 位於日本境外,其伺服器也位於日本境外,但使用該系統的使用者皆位於日本境內。所以,最高法院認為,即使系統的部分行為發生於日本境外,但綜合考慮到以下事實:
- 終端和使用者位於日本
- 系統的效果在日本的終端上顯示
- 伺服器位於日本境外沒有特別的意義
- 沒有跡象表明該系統對 DWANGO 沒有經濟影響
因此可以合理地認為,該系統實質上是在日本境內被「實施 (生產)」的。
在另一相關案件中,最高法院也認定 FC2 侵犯了 DWANGO 的另一項專利「顯示裝置、評論顯示方法及程式」。最高法院同樣將 FC2 從日本境外透過網路在日本境內分發程式的行為視為一個整體,認定該行為構成「透過電信線路提供」和「在日本境內轉讓」。
此兩項判決被高度評價為回應網路技術發展和 IT 全球化帶來的專利保護新需求的舉措,有效地封堵了透過將伺服器設置在日本境外來規避網路系統發明專利保護的漏洞。智慧財產高等法院9所是出的標準可作為實務指南,即在涉及跨境網路系統發明專權方面,當綜合考量以下因素後,可以認為相關行為發生在日本境內,構成「生產」行為:
- 相關行為的具體方式
- 位於日本境內的系統要去所履行的功能或件用
- 系統的使用將在何處產生發明效果
- 系統的使用對發明專利權人的經濟利益的影響
目前,日本專利局正在考慮制定相關立法以應對網路技術發展帶來的專利保護新挑戰。這項判決提醒專利權人,對於涉及網路系統的發明,僅僅因為部分技術要素位於國外並不一定能逃避日本的專利侵權責任,實質性的侵害行為和影響將成為判斷的關鍵因素。